Legal focus

Non è registrabile un marchio che presenti somiglianze visive e fonetiche con un altro precedentemente registrato. Inoltre, nemmeno la differenza legata all’aggiunta di nuovi elementi verbali è sufficientemente rilevante per poter procedere alla registrazione, in pregiudizio del marchio preesistente.
Così ha deciso il Tribunale di primo grado delle comunità europee, pronunciandosi sul ricorso promosso dal gruppo italiano La Perla contro la Cielo Brands – Gestao e Investimentos Lda (Portogallo) che aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo “NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC” per prodotti di gioielleria, oreficeria ed orologeria, metalli preziosi, perle e pietre preziose. La Divisione di Annullamento dell’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) su ricorso della “La Perla” aveva dichiarato la nullità del marchio citato in considerazione della somiglianza esistente con il marchio anteriore di sua proprietà “LA PERLA” e dell’indebito vantaggio che l’uso del marchio contestato poteva trarre dalla notorietà del suddetto marchio. In seguito, su ricorso della Cielo Brands la Prima Commissione di ricorso dell’UAMI aveva annullato tale decisione.
Il gruppo La Perla ha quindi chiesto al Tribunale di primo grado delle CE di annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’UAMI. L’organo di primo grado ha stabilito che l’elemento dominante del marchio anteriore è interamente contenuto nel marchio comunitario (quello che voleva registrare il gruppo portoghese) e che né la differenza legata all’aggiunta dell’elemento verbale “nimei” all’inizio del marchio comunitario, né l’aggiunta degli elementi verbali “modern” e “classic” alla fine di tale marchio sono sufficientemente rilevanti per poter escludere una certa somiglianza visiva originata dalla coincidenza di una parte importante del marchio comunitario, ovvero l’espressione “la perla”.
Il Tribunale ricorda che la tutela prevista dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra essi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra tali marchi abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra essi. Orbene, l’esistenza di un tale nesso, afferma il 5ribunale Europeo, deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Quindi, siffatta valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da essi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
Per tali motivi la commissione di ricorso è incorsa in un errore dichiarando che i marchi di cui trattasi non sono abbastanza simili per potere stabilire tra essi un nesso quale quello richiesto e, quindi, si deve accogliere il ricorso del gruppo “La Perla” e annullare la decisione impugnata.

MG

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